Commercio e concorrenza “parassitaria”. Il Giudice può inibire la produzione e la commercializzazione di prodotti.

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Birkenstock citava in giudizio alcune società concorrenti che, a dire dell’attrice, avrebbero posto in essere condotte integranti la violazione dei diritti esclusivi di marchi registrati e di fatto di titolarità della medesima nonché atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 e n. 3 del c.c.

L’attrice, infatti, tramite l’azione giudiziaria intrapresa, anche in via cautelare, lamentava l’indebita imitazione del marchio “ad osso stilizzato” nonché di forme e di modelli dei noti sandali.

Nel contempo evidenziava, altresì, la sussistenza di un’ipotesi di “agganciamento” per aver le convenute utilizzato modalità di comunicazione promozionali dei prodotti del tutto simili a quelle tipicamente utilizzate dall’attrice.

Birkenstock, infatti, sosteneva la palese imitazione da parte delle convenute di una serie di elementi inidvidualizzanti i propri prodotti di maggior successo sul mercato (taglio della tomaia, la colorazione, le fibbie, la suola in gomma con la medesima impronta, il font utilizzato per le scritte, il caratteristico elemento di ferro a forma di “plettro”, il disegno a forma di piede stilizzato).

Le convenute contestavano le pretese attoree, formulando in via riconvenzionale una domanda di nullità, ai sensi dell’art. 25 c.p.i., del marchio figurativo caratterizzato dal disegno “ad osso stilizzato” perché in contrasto con gli artt. 9 e 13 c.p.i. e negando, inoltre, l’agganciamento illecito.

Il Tribunale di Milano, investito di tale questione, ha ritenuto il disegno “ad osso stilizzato” privo di un suo carattere distintivo ed ha, pertanto, accolto, la predetta domanda riconvenzionale.

Il Giudice, infatti, oltre a considerare non provato con certezza chi per primo lo avesse utilizzato, ha affermato l’irrilevanza dell’uso risalente nel tempo del medesimo disegno da parte dell’attrice, alla luce di quanto previsto all’art. 13 primo comma, lett. a) c.p.i. il quale recita: “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio […]”.

A sostegno di tale assunto il Giudice del Tribunale di Milano ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia UE (causa 144/06) dalla quale si evince che solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi di settore e che, pertanto, svolga essenzialmente la funzione di indicare l’origine del prodotto, potrebbe essere considerato distintivo.

Nel contempo il Tribunale procedeva alla valutazione circa l’idoneità di alcuni elementi presenti sulle calzature ad assumere una valenza distintiva e tale da consentire al consumatore medio di ricollegare la calzatura al marchio Birkenstock.

Tra detti elementi vengono indicati: la chiusura “a plettro”, il segno “Birk” apposto sulla fibbia di chiusura del sandalo, il simbolo stilizzato del piede accanto al marchio, l’utilizzo dell’immagine del plantare connotata da punti esplicativi nelle comunicazioni commerciali.

In accoglimento della domanda formulata dall’attrice, il Giudicante ha ritenuto che la sistematica replica di plurimi elementi da parte dei concorrenti convenuti in giudizio, seppur di natura secondaria rispetto alla forma complessiva dei sandali, in quanto non essenziali e non intrinsecamente originali, debba ritenersi contraria alle regole che presiedono all’ordinario svolgimento della concorrenza.

Nel caso di specie, infatti, le forme dei prodotti pubblicizzati dalle società convenute sono risultate pressoché identiche e i molteplici particolari ripresi tutti concordanti nel richiamare aspetti specifici (seppur non essenziali).

Il Tribunale, quindi, facendo applicazione di quanto previsto dall’art. 2598 n. 3 c.c., ha ritenuto tale     sistematica imitazione una pratica concorrenziale scorretta proprio perché la pluralità delle condotte darebbe vita ad un illecito unitario integrante uno sfruttamento continuo e strutturato del lavoro altrui.

Il Giudice, pertanto, disponeva l’inibitoria in via definitiva e con effetto immediato della produzione, della commercializzazione, dell’offerta in vendita, della pubblicizzazione, dell’importazione e dell’esportazione delle calzature con le caratteristiche descritte in motivazione, ordinando contestualmente il ritiro dal mercato delle calzature costituenti atto di concorrenza sleale.

Il Tribunale di Milano, conformandosi al recente orientamento giurisprudenziale in materia (ex plurimis Cass. 06/02/2020 n 780, Cass. 15/12/2017 n 30214) ha ritenuto, pertanto, sussistere un’ipotesi di “concorrenza parassitaria”, fattispecie tipizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che consiste nell’imitazione continua e sistematica di elementi specifici utilizzati da altre aziende evitando la totale sovrapponibilità e confondibilità delle attività imprenditoriali (Campobasso 255).

Si incorrerà, pertanto, in condotte di concorrenza scorretta ogni volta che si farà uso con modalità ricorrenti e strutturate di un complesso di elementi caratterizzanti il prodotto commerciale, ancorché privi di originalità e di una propria capacità distintiva se valutati singolarmente.

Avv. Riccardo Precetti

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